武漢經(jīng)營了13年 “余記精粉世家”的面館使用的“余記精粉世家”注冊商標(biāo)被宣告無效，被迫更換店面招牌的事情在武漢市餐飲界成為討論熱點(diǎn)。我們從這家武漢著名的餐飲老字號13年的糾葛與紛爭進(jìn)行了梳理：

余艷梅和王叢興自2003年交往，原系男女朋友關(guān)系，雙方也是合伙人關(guān)系。雙方共同設(shè)立了武漢市江漢區(qū)余記面館。余艷梅說從2008年開始，就開始用“余記精粉世家”的招牌開始經(jīng)營面館，生意越做越紅火，但一直沒有進(jìn)行商標(biāo)注冊，直到2015年12月余艷梅才以武漢市江漢區(qū)余記面館（個(gè)體執(zhí)照）在43類（餐館）申請了“余記精粉世家”商標(biāo)注冊，2017年核準(zhǔn)注冊，核準(zhǔn)的商標(biāo)申請人為余艷梅。

另，2012年9月7日“精粉世家”被廣西某公司在第43類（餐館）注冊申請，2014年注冊成功。2019年6月27日，幾經(jīng)轉(zhuǎn)手武漢某漁業(yè)有限公司受讓取得“精粉世家”的注冊商標(biāo)后，隨即該公司以具有近似性為由向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請宣告“余記精粉世家”商標(biāo)無效。2020年5月20日，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告“余記精粉世家”商標(biāo)無效；2020年8月7日至2021年3月25日期間經(jīng)過兩審后，北京市高級人民法院判決維持了國家知識產(chǎn)權(quán)局對“余記精粉世家”商標(biāo)無效宣告。

由此，余艷梅被迫更換了經(jīng)營多年的“余記精粉世家”招牌，改名為“余艷梅拌面世家”。

從整個(gè)事件的經(jīng)過來看，涉及到餐飲企業(yè)商標(biāo)運(yùn)營的法律問題，正是由于余艷梅在商標(biāo)注冊、使用、保護(hù)過程中缺乏商標(biāo)法律意識，導(dǎo)致在商標(biāo)授權(quán)、確權(quán)程序中處于被動(dòng)，最終導(dǎo)致敗訴的結(jié)果。

她做錯(cuò)了什么

1、錯(cuò)失“申請?jiān)谙?rdquo;的機(jī)會(huì)

早在2008年開始，余艷梅使用含有“精粉世家”字樣的招牌開店，而沒有及時(shí)申請商標(biāo)專用權(quán)，我國《商標(biāo)法》第31條：“兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請注冊的，初步審定并公告申請?jiān)谙鹊纳虡?biāo)；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請，不予公告”。該條款規(guī)定了商標(biāo)注冊的“申請?jiān)谙?rdquo;的原則。 正是“精粉世家”的商標(biāo)被別人先申請了，為后面10余年的糾紛埋下了隱患。

2、未進(jìn)行有效的商標(biāo)專用權(quán)動(dòng)態(tài)管理

余艷梅取得“余記精粉世家”注冊商標(biāo)后，疏于管理，以為注冊成功就萬事大吉了，沒有定期監(jiān)測與維護(hù)（比如，及時(shí)變更通信方式等），沒有建立主體商標(biāo)的護(hù)城河體系（比如，注冊聯(lián)合商標(biāo)與防御商標(biāo)）；且委托的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)廣東某網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)有限公司武漢分公司在2017年1月4號也因故注銷了。導(dǎo)致國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行無效審查時(shí)因注冊商標(biāo)證上記載地址與店面經(jīng)營地址不一致，而無法通知余艷梅，也無法通知代理機(jī)構(gòu)，所以國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行了公告送達(dá)。是導(dǎo)致余艷梅錯(cuò)過答辯期，處于被動(dòng)的重要原因。

3、存在注冊商標(biāo)不規(guī)范使用

余艷梅多年使用的店面招牌，突出使用了“精粉世家”的文字，與其注冊的商標(biāo)文字排列方式不同。

這種不當(dāng)使用注冊商標(biāo)的行為，不僅未能通過實(shí)際使用而增強(qiáng)與 “精粉世家”商標(biāo)的區(qū)別，反而會(huì)增加與 “精粉世家”的近似度，《商標(biāo)法》強(qiáng)調(diào)商標(biāo)的“顯著性”，在本案中可著重考慮通過長期使用產(chǎn)生“顯著性”，從而在實(shí)際中形成與“精粉世家”商標(biāo)的區(qū)別。但余艷梅的面館招牌使用的文字排列方式與“余記精粉世家”注冊商標(biāo)不一致，沒有形成一一對應(yīng)關(guān)系，從而無法主張通過長期使用產(chǎn)生與在先注冊“精粉世家”商標(biāo)的明顯區(qū)別，擅自改變注冊商標(biāo)的結(jié)構(gòu)與排列順序?qū)е屡c注冊商標(biāo)發(fā)生較大變化的，一般不視為注冊商標(biāo)的使用。

法律專業(yè)上值得討論的問題

1、商標(biāo)評審程序中送達(dá)違法對行政訴訟的影響

余艷梅認(rèn)為，在商標(biāo)無效宣告程序中，由于商標(biāo)評審委員會(huì)未通知或通知送達(dá)程序不當(dāng)導(dǎo)致未行使答辯權(quán)力，導(dǎo)致敗訴。對于這一程序問題，北京知產(chǎn)法院一審認(rèn)為：“程序上雖有瑕疵，但并不影響其作出正確的審查結(jié)論”；北京高院二審認(rèn)為：“國家知識產(chǎn)權(quán)局于2020年5月20日作出被訴裁定未違反法定程序規(guī)定”。可見，一審、二審中均未支持。

我們認(rèn)為，因本案無效宣告案件評審過程中，“余記精粉世家”商標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)讓（由王從興方轉(zhuǎn)回到余艷梅方），故國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)向余艷梅（受讓方）郵寄送達(dá)《商標(biāo)評審案件主體資格承繼告知書》,由其在收到通知后30天內(nèi)書面確認(rèn)是否承繼評審案件主體。但由于商標(biāo)記載的地址未及時(shí)變更導(dǎo)致郵寄送達(dá)被退回而轉(zhuǎn)成公告送達(dá)，且評委會(huì)在送達(dá)公告期滿后未滿30天就作出了被訴裁定。這也是一審判決中認(rèn)為“程序上雖有瑕疵”的原因，而對此北京市高級人民法院2019年4月24日發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》1.5條、3.5條中有相關(guān)的規(guī)定：

“1.5 【未通知訴爭商標(biāo)受讓人參加評審的法律后果】 商標(biāo)評審程序中，訴爭商標(biāo)已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)讓，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評審部門（以下簡稱商標(biāo)評審部門）未通知受讓人參加評審程序，直接作出對其不利的行政裁決，受讓人在訴訟中能夠證明被訴行政裁決理由和結(jié)論違法的，對其提出撤銷被訴行政裁決的主張，可以予以支持；但受讓人在訴訟中不能證明被訴行政裁決理由和結(jié)論違法的，對其提出撤銷被訴行政裁決的主張不予支持。

3.5 【送達(dá)程序不當(dāng)】 商標(biāo)評審部門無法提供當(dāng)事人收到案件相關(guān)材料的直接證據(jù)，但其能夠提供已經(jīng)通知當(dāng)事人參加評審程序的初步證據(jù)，且被訴裁決理由和結(jié)論均無不當(dāng)，存在下列情形之一的，當(dāng)事人主張送達(dá)程序違法，可以不予支持：（1）當(dāng)事人除主張送達(dá)程序違法外，未提出實(shí)體理由的；（2）當(dāng)事人除主張送達(dá)程序違法外，同時(shí)主張實(shí)體理由， 但該理由不成立或者不屬于本案審理范圍的。”

從上述規(guī)定來看，即使評委會(huì)在評審程序中確實(shí)發(fā)生了未通知受讓人或在當(dāng)事人主張送達(dá)程序違法，但在訴訟中未能證明被訴行政裁決理由和結(jié)論違法的，受讓人提出撤銷被訴行政裁決的主張不予支持。

因此，要扭轉(zhuǎn)目前被動(dòng)的局面，余艷梅一方還需提出新的事實(shí)和理由證明被訴裁定存在錯(cuò)誤。

2、案件后續(xù)反轉(zhuǎn)的可能性

在余艷梅注冊的商標(biāo)被宣告無效后， 能否有其他辦法保留其實(shí)際使用13年的招牌呢？

其本質(zhì)上是屬于使用多年的未注冊商標(biāo)，可從在先使用的未注冊商標(biāo)的方向上尋求保護(hù)。依據(jù)《商標(biāo)法》13條第2款規(guī)定了未注冊馳名商標(biāo)的保護(hù)，若余艷梅實(shí)際使用的商標(biāo)在引證商標(biāo)注冊申請日以前的知名度達(dá)到馳名程度，則余艷梅可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請宣告“精粉世家”商標(biāo)無效。

其次，假設(shè)余艷梅不更換而繼續(xù)使用其原有的招牌，其可依據(jù)《商標(biāo)法》第59條第3款：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”規(guī)定，以“在先權(quán)利”且已產(chǎn)生一定知名度為由，在繼續(xù)使用中受到侵權(quán)警告時(shí)，可提起確認(rèn)商標(biāo)使用不侵權(quán)之訴而保留繼續(xù)使用原有招牌的權(quán)利。

再次，若雙方達(dá)成《商標(biāo)共存協(xié)議》的基礎(chǔ)上，余艷梅可繼續(xù)使用或重新注冊“余記精粉世家”的商標(biāo)專用權(quán)。當(dāng)然在理論上，《商標(biāo)共存協(xié)議》處分的是權(quán)利人的私權(quán)利益而能夠排除兩者之間的相似性；還是屬于公權(quán)利益而應(yīng)保障公眾認(rèn)知不混淆，從而不能絕對排除兩者之間的相似性的問題存在一定爭議。

最后，我國《商標(biāo)法》第15條：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊”，該條款是關(guān)于代理人或特定關(guān)系人搶注。

《商標(biāo)法》第32條：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，該條款是關(guān)于以不正當(dāng)手段搶注的規(guī)定。在理論界存在第15、32條中“注冊”含義是否應(yīng)擴(kuò)張解釋為“包含取得注冊商標(biāo)專用權(quán)的方式”（包括注冊申請、轉(zhuǎn)讓申請、獨(dú)占許可合同備案）的爭議，若可以擴(kuò)張解釋，則武漢某漁業(yè)公司受讓方式取得“精粉世家”商標(biāo)專用權(quán)的行為的合法性可能會(huì)面臨司法審查；若只能縮限解釋，則不能對此進(jìn)行合法性審查。兩者在后續(xù)發(fā)展上可產(chǎn)生明顯不同的法律后果……